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[헬스코리아뉴스 / 이순호] 특허심판원에서 승기를 잡으며 순항하는 듯했던 국내 제약사들의 '베믈리디(Vemlidy, 성분명: 테노포비르알라페나미드헤미푸마르산염)' 제네릭 상표권 전략에 급제동이 걸렸다. 특허법원이 1심 격인 특허심판원의 결정을 뒤집고 오리지널사인 길리어드사이언스의 손을 들어주면서, 거액의 마케팅 비용을 투입한 국내사들은 제품명 교체라는 최악의 시나리오를 마주하게 됐다.

특허법원은 최근 길리어드사이언스가 동아에스티, 대웅제약, 삼일제약 등 3개사를 상대로 제기한 심결 취소의 소에서 원고(길리어드사이언스) 승소 판결을 했다. 이들 국내 제약사가 판매 중인 베믈리디 제네릭에 대한 상표권 무효 심판 청구를 기각한 특허심판원의 심결을 취소해달라는 길리어드사이언스의 주장을 받아들인 것이다.

이번 판결은 "제네릭 제품명이 오리지널과 유사해 혼동을 줄 수 있다"는 길리어드 측의 주장을 기각했던 특허심판원의 판단을 정면으로 뒤집은 것이다. 이에 따라 동아에스티의 '베믈리아(Vemlia)', 대웅제약의 '베믈리버(VEMLIVER)', 삼일제약의 '베믈리노(Vemlino)' 등 베믈리디 제네릭 3종의 국·영문 상표 6개는 모두 무효가 될 위기에 처했다.

이번 분쟁의 핵심은 제품명 전반부에 공통으로 들어가는 '베믈리(Vemli)'를 독자적인 식별력을 가진 요부로 볼 것인지였다.

앞서 1심 격인 특허심판원은 "전문가인 의사나 약사가 조제하는 전문의약품의 특성상 오인·혼동 가능성이 낮고, 상표 전체를 하나의 조어로 인식해야 한다"며 국내사들의 손을 들어줬으나, 특허법원은 이를 요부로 판단한 것으로 해석된다.

해당 요부를 그대로 포함하는 제네릭들은 베믈리디와 상표 혼동을 피하기 어렵게 된 것인데, 특히 영문 표기의 경우 시각적 유사성이 높아 처방 및 조제 과정에서 실수가 발생할 위험이 있다는 길리어드 측의 주장이 상당 부분 인용된 것으로 풀이된다.

아직 국내 제약사들의 불복 움직임은 보이지 않지만, 대법원 상고 가능성이 크다는 관측에 무게가 실린다. 이번 판결이 그대로 확정될 경우, 국내 제약사들이 입게 될 행정적·경제적 손실이 막대하기 때문이다.

우선 시중에 유통 중인 제품의 포장재와 설명서를 모두 교체해야 하며, 식약처 품목허가 명칭 변경 및 심평원 급여 목록 수정 등 복잡한 절차를 다시 밟아야 한다.

무엇보다 큰 타격은 그동안 공들여 쌓아온 브랜드 인지도의 소멸이다. 출시 초기 막대한 마케팅 비용을 투입해 환자와 의료진에게 자사 제네릭 브랜드를 각인시켰으나, 이를 더 이상 사용할 수 없게 되면 원점에서 다시 영업 전략을 짜야 한다. 길리어드 측이 향후 상표권 침해를 근거로 손해배상 청구 소송까지 제기할 경우 리스크는 더 커질 수 있다.

특히 이번 판결이 그대로 확정될 경우, 베믈리디 제네릭 판매사 중 처음부터 '베믈리'라는 명칭을 피했던 종근당(테노포벨에이), 제일약품(테카비어디), 동국제약(알포테린) 등이 반사이익을 얻게 되는 만큼, 동아에스티, 대웅제약, 삼일제약 등 3개 제약사는 자사 브랜드를 지키기 위해 대법원행을 선택할 가능성이 크다는 분석이다.

업계 관계자는 "특허심판원과 특허법원의 판단이 극명하게 엇갈린 만큼, 대법원의 최종 판단을 받아볼 필요가 있다"며 "제네릭 상표권 무효 확정 시 큰 유·무형 손실을 감당해야 하는 동아에스티, 대웅제약, 삼일제약 등 3개 제약사 입장에서는 대법원 상고 외에 선택지가 없을 것"이라고 말했다.

한편, 베믈리디는 길리어드가 기존 B형 간염 치료제 '비리어드(테노포비르디소프록실)'를 업그레이드한 제품이다. 프로드럭 형태로 개발해 내약성과 신장 독성 부작용 등을 개선한 것이 특징이다.